九月 18, 2009
巡迴上訴法庭在九月16日對Prometheus Laboratories, Inc.v. Mayo Collaborative Services 上訴做出判決， 並且依前案例(針對商業程序(business method) 專利In re Bilski)中所新規範的分析標準， 認定Prometheus 的兩個醫療方式專利符合專利法101條款的”可專利項目”。 但其判決是否也同時暗示了Bilski案只適用於商業程序專利呢?
原由:
此案的是有關於原告的兩個專利: 6355623 與 6680302。這兩個專利所要求的權利項皆是有關於醫療方式，說明了從最初將藥劑注射治病人體內到後來決定藥劑量是否要調整來減少藥劑的副作用。 被告認為這些方式無非是依照一種化學的自然現象，並非針對方法、機械、製造、或化學結構的新發明或改進。尤其是在Bilski判決案後，原告的方法既非與特定機械有互動，也缺少將特定的物質轉換至另種狀態或物質，因此是個無效的專利。
分析:
被告應該是胸有成竹地相信這上訴應該是八九不離十地贏定了。因為根據最近一系列有關程序或是方式專利的訴訟與專利審理，從Bilski案判決後，地方法庭與專利局的態度是非常負面，專利被認定無效的機會大幅增加。可惜人算不如天算，巡迴上訴法庭前天卻不按牌理出牌地認定醫療方式專利符合第101條。
巡迴上訴法庭重申對Bilski案中所的分析規範的肯定，也在此案做出詳細的解釋與如何將該規範應用於此案。該規範說明了在分析程序或方式專利時，所必須探討的問題是專利中的方式權利項是否必須(1)與特定的機械或設備有互動，或是必須(2)將特定的物質轉換至另種狀態或物質。對於第一個條件，這互動不涵蓋”額外”與”非關鍵性”的互動，也不包括與”一般”的機械或設備的互動。
因為這兩個專利權利項中皆未與任何機械有互動，因此巡迴上訴法庭省略了這部分的分析。但對於”轉換”條件中，巡迴上訴法庭給予了明確的說明，也就是說，醫療方式本身就是具有”轉換至另種狀態或物質”的本質，因為它使藥劑與病人身體接觸，使得病人的身體因為劑量中的化學成分有所反應，進而對疾病有治療的效果。雖然化學反應是依照自然現象，但醫治病人本身並非自然現象。而且專利中所要求的權利項中所敘述地”administering”與”determining”步驟並非只是一般地收集數據， 他們是醫藥治療方式的程序之一。
因此，原告的專利符合第101條款的規定。
拆文解字:
從此案可看出巡迴上訴法庭對醫療方式是可專利範圍的肯定，但是否也同時拘限了Bilski判決的影響力? 也就是說，Bilski只適用於商業方式專利與軟體專利，並非適用於其他的”方式或程序”專利。雖然這個案子是在應用Bilski案的分析規範的分析模式，才得到專利有效的判決。但對於巡迴上訴法庭對醫療方式堅決的肯定，也同時認定了某些方式具有”轉換”的本質，無需討論機械上的互動。總之，最高法院也已接受Bilski的上訴。因此，對於美國”方式或程序”專利的最終分析規範，也只有拭目以待了。
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五月 7, 2008
專利局今日向巡迴上訴法庭對美維吉尼亞州聯邦地區法庭於四月1日的判決提出上訴。 此案有關專利局是否在公佈去年8月21日的「改變繼續審核做法、不分明專利權之申請書及審查專利權限最後規定」中，超過了國會給予專利局的法律權限。 專利局堅持該規定並未超越國會所受予之”設定不違法的規定來管理專利局的作業程序”與”可設定便於與加快處理專利申請書的規定”的權力，但維州地方聯邦地區法庭認定該規定更改了現有專利法所給予發明人之權力。
近期內，專利局將提出其上訴答辯狀，屆時會一并分析。
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四月 22, 2008
(上訴原告) Quanta Computer (以下簡稱Quanta) v. (上訴被告) LG Electronics, Inc. (以下簡稱LGE) (2008)
判決時間: 2008年 六月九日 (June 9, 2008)
原由:
LGE 購買三個有關電腦系統的專利，這3個專利是4939641（在一個多處理機的系統內，當每個處理機各有一快速緩衝貯存區儲存資訊時，此專利能有效辨識儲存的資訊是否與在主計憶體中的資訊是同步的，也說明該資訊是否存在於不止一個快速緩衝貯存區內）、5077733（當多數電腦零件靠一匯流排連接至記憶體，若要同時要使用匯流排，此專利確保了每個零件使用匯流排得優先權，也防止使用過的零件占有匯流排及等待固定時間才可使用匯流排的問題）和5379379（在最短時間內、不產生錯誤的情況下，能有效率地儲存資訊到記憶體與從記憶體取閱資訊）。，之後將這三個專利授權於Intel (英特爾)。而這授權協定包括允許Intel”製造、使用、販賣 （直接或間接）、意售、進口或消毀含蓋LGE專利的Intel的處理機或晶片組”。 雙方除了這項授權外，該授權協定還包括以下限制：此授權並不包括在此授權協定雙方以外的第三者，更不包括允許第三者結合非二方的零件。
該授權協定並說明不改變專利權耗盡原則(doctrine of patent exhaustion)的解釋，但補充：在與本授權協定無抵觸的情況下，雙方同意，若專利權耗盡原則適用於任何一方對授權產品的販賣行為，該行為將不限制或改變專利權耗盡原則的效果。
就此之後，Intel遞交其客戶一項書面協定，說明雖然其客戶向Intel購買的產品將不侵犯LGE的專利，但客戶並不允許將非Intel的產品一并與Intel的產品組合在客戶所製造的產品中。而Quanta正是一家Intel的客戶，而且將Intel的晶片與非Intel的產品拼裝在Quanta所販賣的電腦裡。
Quanta與LGE糾紛起於LGE控告Quanta專利侵權，Quanta提出因為專利權耗盡原則，因此無侵權可言。在地區法庭判決中，地區法庭先同意Quanta說詞，但之後卻認為專利權耗盡原則不適用於程序（method)獨立項，但因為此案牽扯到的專利都有程序獨立項，因此Quanta涉及侵權。巡迴上訴法庭一方面同意地區法庭的判決，但若該判決不成立，另一方面認為專利權耗盡原則並不適用，因為LGE並未授權Intel販賣Intel的產品給Quanta來與非Intel的產品來作組合。
分析摘要:
這已遵循超過150年之久的專利權耗盡原則，是用於限制已經過最初販賣的專利權之商品。而此案所涉及之爭議，在於這專利權耗盡原則是否依然對一需要連接額外零件之專利系統中的零件的販售有限制作用。最高法庭不同意巡迴上訴法庭的決定與分析如下：
專利權耗盡之概念出於”[W]hen the machine passes to the hands of the purchaser, it is no longer within the limits of the monopoly”（”當買方買下該專利機器後，該產品就已不再是壟斷範圍內。”）Bloomer v. Millinger, 1 Wall. 340, 351 (1864). 而在分析本案前，先來解釋對此案有關鍵性的前例的案子United States v. Univis Lens Co., 316 US 241(以下簡稱”Univis”)。
在該案中，當時的最高法庭說明了專利權耗盡原則對於有關整體之零件或部份作用。Univis Lens 是家擁有鏡片專利的公司，該公司將其專利授權一買主來製造鏡片模體用來結合不同鏡片作成雙焦距或三焦距的鏡片，之後再以協定過的價格售給其他與Univis Lens公司的授權商。而被授權的批發商將模體製成專利產品，之後再依固定價賣給與Univis Lens簽約的零售商，之後就照同固定價再賣給消費者。而聯邦政府依非壟斷法控告Univis Lens公司非法限制貿易，但Univis Lens反駁該公司有專利權。
當年的最高法庭認為Univis的專利包括成品鏡片的專利權，因此，判定”模體包含了包含了專利中必要的專利中必要的特色，而本身在未磨平與磨亮前，並無用途。”總而言之，最高法庭認為對於專利權耗盡的傳統標準也適用於一個充分地包括專利但卻並非完全地實踐專利的物品，而該物品的唯一與預期的用途即是完成專利。
在此基礎上，最高法庭判定耗盡原則在程序權利項的作用是與其他權利項一樣的，因此，當一個包括程序權利項的產品販售了，對於該程序權利項的專利權即耗盡。(除了Univis 案例外，另參考Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 US 436, 446, 457 (1940).)
拆文解字
這個案子繼續肯定了專利權耗盡原則，而也同時保障了下游購主，因為像LGE或Intel這類上游廠商，在販賣了其專利產品後，還繼續向下游購主收取可能的授權費，或是威脅侵犯專利權。這違反了基本的原則”當產品是合法的製造與購買後，專利權主將不能限制其使用權。而此案的最大贏家是Intel，因為他們從LGE取得優惠的授權費，也爭取了Quanta下游商使用其晶片的費用。最重要的是，他不需要像LGE與Quanta打官司直奔美國最高法庭，省了百萬美金律師費用以及訴訟中所造成生產線的麻煩。值得學習。
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四月 20, 2008
(原告)Petrus A.C.M. Nuijten v. (被告)US PTO Board of Patent Appeals and Interference (專利上訴庭) (500 F.3d 1346) (2007)
判決時間: 9/20/2007
官司摘要:
原告提出一有關在訊息中增加水印”watermark”來減少干擾的發明技術，雖然水印是另加於傳送的訊息中，此發明的水印會減少最訊息所產生的干擾。
在原告的專利申請書中，部份的權力要求已獲批准了: 包括此技術的程序或方式權，安裝權，及儲存介體權。但此案主要爭議之處是此發明針對於有水印的訊息(claim 14)為主的專利權。在此發明審核程序中，原告的申請書中對此訊息的發明被審不符合專利法101條，因此原告上訴至專利上訴庭。上訴庭卻同意審核員的說法，因為該訊息無實體性質，僅形容抽象訊息之特性。另外，該訊息發明未屬於專利法中的四項可專利項目，因此該訊息發明予以駁回。原告上訴至聯巡法庭。
分析摘要:
訊息，需要傳遞界體來接受。但claim 14並無說明這傳遞界體；只提到傳遞內容。在無明確說明的情況下，任何傳遞界體都可符合claim 14之要求。而聯巡法庭同意專利上訴庭的原因，這類“傳送之訊息“，並不符合可專利之一項目的性質。原告的claims 14, 22-24無程序之動作、無實體之結構、無製造之物體、或無元素之組合。因此，原告的發明無法得到對該訊息本身的專利權。
反對意見摘要：
製造，非局限於實質物體，國會所訂之專利法強調“任何“製造之個體“，含意著其擴張的意義。此個體，並非要有實體，此外，本庭過去曾判定傳遞性質之化學成份，雖處於不穩定或無額外分裂狀態下，是屬於可專利內容之一。除此之外，原告之訊息發明據連貫性質，也就是說只要在傳送此訊息中，將會連貫性的包含此水印。另外，此發明也是新穎及有用途的。
後續
原告在得知以上的判決後，申請巡迴法庭全庭12位法官重審。但巡迴法庭於2月11日拒絕原告的申請。
5月9日
原告於今日向美國最高法庭提出對此案的上訴。
拆文解字
此案關係著對美國專利法中可專利的項目的基本定義：§ 101. Inventions patentable. Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter (任何有用途的程序、機具、製造、或物質之組合), or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. 是否這”製造”之意，必須在”物質之組合”的前提下才作解釋？還是就如專利法法條句子的標點符號所標明的，製造與物質之組合是兩項分開的個體？也就是說，專利法中101條款所說的項目是: any new and useful process; any new and useful machine; any new and useful manufacture; or any new and useful composition of matter.
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四月 3, 2008
(原告) GSK v. (被告) 專利局
判決時間: 4/1/2008
官司摘要:
此案針對的是專利局於去年8月21日所公佈的「改變繼續審核做法、不分明專利權之申請書及審查專利權限最後規定」（之後以規定簡稱）的無效陳情。 該規定的內容包括更改專利申請人能夠申請的權利主張的數目，需要對專利局提出的證據內容、項目等。
分析摘要:
地區法庭認為專利審查是由專利法所規範，而發明人皆依循其規定，遞交專利說明書。說明書內容包括敘述部份，其敘述部份還包括了權利主張（至少一個）來對發明人的發明做個法定上的保護範圍陳述。而專利審查員將依照專利法訂的審查標準對專利說明書做評估。在審查過程中，審查員可能會對其權利主張提出拒絕的理由，若在經過審查交涉後，審查員可能會提出最後拒絕的理由，之後發明人可提出重新審查的請求（無次數限制），繼續與審查員交涉。若最後有權力主張符合了其專利法標準，專利局即頒發專利予發明人，享有從申請日起20年對其專利權利的保護 。而在專利公告之前，發明人還可依據最初的申請書為優先申請日，申請後續的申請書。
而這次專利局在8/21日所公告的規定，在為了使得審查過程更有效率，減少後續的申請書等其他因素下，專利局除了其他規定外，最主要地限制一個發明人可以提出重新審查的請求的次數，並限制權利主張的數目，還限制了後續申請書的次數，並且提高發明人對其他規定所必須遞交的文件審核標準。
地區法庭認為，專利法第二條(b)(2) (35 USC 2(b)(2))中說明了專利局的權限。專利局的職務包括”列訂與專利法不相抵觸之規定”。其規定包括是用於規範代理人之行為，以及設定對審理說明書合理地限期與標準。也因為如此，專利局認為8/21日的規定是符合其職務內合法批准的規定，因為其內容符合了”設定對審理說明書合理地限期與標準”的權限，沒有實質或程序之分，即使有區分，這些規定皆是程序上的規定。
然而，地區法庭不同意專利局的論說，因為最高法庭對專利法第二條(b)(2)解釋明確地說明專利局無權對專利法做出實質上的解釋，而這些規定也並非純粹是程序上的規定也並非是牽連到實質後果的程序規定。而是實質上改變了現有法律並更改申請人的權益的規定。比方說，該8/21的規定限定了申請人有權申請兩個後續說明書、一個重新審查的請求及25個權利主張項（5個是獨立項）權利。但現有的專利法並未有所數目上與權益上的限制。並且，該規定也將說明書的審核負擔從審核員身上轉移到申請人身上。從此可見，專利局以具體地改變了現有專利法所賦予申請人的權利，因此該規定是無效的。
後續
專利局於5月7日向巡迴法庭對美維吉尼亞州聯邦法庭於四月1日的判決提出
拆文解字
從從事專利說明書撰寫一職的角度來看，專利局所推行之規定大大地增加了我們對客戶的不同風險與專利權策略的建議範圍，並且加深我們對每個新規定的步驟工作考慮範圍，照理說，以一個專利律師偏心的角度而言，這是件好事，因為取得專利一職，難度加高了，律師們得到的合理報酬，也會水漲船高地上揚。 而專利經常被視為一項投資，若取得專利的成本增加了，發明人或企業適量地減少專利申請數字，而這也就達到專利局當初推行此規定的目的。 專利局也希望從量少來進而提高專利品質；畢竟專利書並非只是份簡單的公文，被批准的專利的好壞，皆在於其中的權利要求部份的用詞妥當程度。好的專利，在精準中帶模糊，達到不侵前人之專利，但卻涵蓋來者之發明的境界，再加上能面對訴訟的嚴格拆骨檢視，使得發明人或授權公司在專利權期20年中得到最高的商業報酬。可是專利申請數量並非只包括美國本身所直接申請的專利，從國外所申請的美國專利亦是相當驚人。
但對發明人，不管是家喻戶曉的世界知名廠商，或是小本生意，還是發明個體戶，這次規定嚴重地增加了他們的新穎概念可得到商業報酬的關卡，甚至加重金錢枷鎖，使得發明個體戶在無法承擔龐大的費用下，必須尋求發明開發公司協助，但也因此失去享有專利權的機會。尤其是該規定中限制了每個說明書可包括的權利項，若超過25項，必須提出額外說明等，而這說明對事後可能在司法程序上的影響，該規定亦未交代清楚，讓發明人左右為難。
可惜這次專利局所推行的規定過於強烈，異於常態的影響發明人原有的權利，因此在從公開到預計執行生效的短短2個月中，專利團體的反應激烈，互相討論其看法與對策。 但整體來說，巡迴法庭這次可能將對規定中條條分析與審核其有效性，並非全盤接受，也不全盤否決專利局的努力，也許會透露給專利局可行的方向等。 將拭目以待了。
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