Quanta v. LGE – 專利權耗盡原則新解釋？

四月 22, 2008

(上訴原告) Quanta Computer (以下簡稱Quanta) v. (上訴被告) LG Electronics, Inc. (以下簡稱LGE) (2008)

判決時間: 2008年 六月九日 (June 9, 2008)

原由:
LGE 購買三個有關電腦系統的專利，這3個專利是4939641（在一個多處理機的系統內，當每個處理機各有一快速緩衝貯存區儲存資訊時，此專利能有效辨識儲存的資訊是否與在主計憶體中的資訊是同步的，也說明該資訊是否存在於不止一個快速緩衝貯存區內）、5077733（當多數電腦零件靠一匯流排連接至記憶體，若要同時要使用匯流排，此專利確保了每個零件使用匯流排得優先權，也防止使用過的零件占有匯流排及等待固定時間才可使用匯流排的問題）和5379379（在最短時間內、不產生錯誤的情況下，能有效率地儲存資訊到記憶體與從記憶體取閱資訊）。，之後將這三個專利授權於Intel (英特爾)。而這授權協定包括允許Intel”製造、使用、販賣 （直接或間接）、意售、進口或消毀含蓋LGE專利的Intel的處理機或晶片組”。 雙方除了這項授權外，該授權協定還包括以下限制：此授權並不包括在此授權協定雙方以外的第三者，更不包括允許第三者結合非二方的零件。

該授權協定並說明不改變專利權耗盡原則(doctrine of patent exhaustion)的解釋，但補充：在與本授權協定無抵觸的情況下，雙方同意，若專利權耗盡原則適用於任何一方對授權產品的販賣行為，該行為將不限制或改變專利權耗盡原則的效果。

就此之後，Intel遞交其客戶一項書面協定，說明雖然其客戶向Intel購買的產品將不侵犯LGE的專利，但客戶並不允許將非Intel的產品一并與Intel的產品組合在客戶所製造的產品中。而Quanta正是一家Intel的客戶，而且將Intel的晶片與非Intel的產品拼裝在Quanta所販賣的電腦裡。

Quanta與LGE糾紛起於LGE控告Quanta專利侵權，Quanta提出因為專利權耗盡原則，因此無侵權可言。在地區法庭判決中，地區法庭先同意Quanta說詞，但之後卻認為專利權耗盡原則不適用於程序（method)獨立項，但因為此案牽扯到的專利都有程序獨立項，因此Quanta涉及侵權。巡迴上訴法庭一方面同意地區法庭的判決，但若該判決不成立，另一方面認為專利權耗盡原則並不適用，因為LGE並未授權Intel販賣Intel的產品給Quanta來與非Intel的產品來作組合。

分析摘要:

這已遵循超過150年之久的專利權耗盡原則，是用於限制已經過最初販賣的專利權之商品。而此案所涉及之爭議，在於這專利權耗盡原則是否依然對一需要連接額外零件之專利系統中的零件的販售有限制作用。最高法庭不同意巡迴上訴法庭的決定與分析如下：

專利權耗盡之概念出於”[W]hen the machine passes to the hands of the purchaser, it is no longer within the limits of the monopoly”（”當買方買下該專利機器後，該產品就已不再是壟斷範圍內。”）Bloomer v. Millinger, 1 Wall. 340, 351 (1864). 而在分析本案前，先來解釋對此案有關鍵性的前例的案子United States v. Univis Lens Co., 316 US 241(以下簡稱”Univis”)。

在該案中，當時的最高法庭說明了專利權耗盡原則對於有關整體之零件或部份作用。Univis Lens 是家擁有鏡片專利的公司，該公司將其專利授權一買主來製造鏡片模體用來結合不同鏡片作成雙焦距或三焦距的鏡片，之後再以協定過的價格售給其他與Univis Lens公司的授權商。而被授權的批發商將模體製成專利產品，之後再依固定價賣給與Univis Lens簽約的零售商，之後就照同固定價再賣給消費者。而聯邦政府依非壟斷法控告Univis Lens公司非法限制貿易，但Univis Lens反駁該公司有專利權。

當年的最高法庭認為Univis的專利包括成品鏡片的專利權，因此，判定”模體包含了包含了專利中必要的專利中必要的特色，而本身在未磨平與磨亮前，並無用途。”總而言之，最高法庭認為對於專利權耗盡的傳統標準也適用於一個充分地包括專利但卻並非完全地實踐專利的物品，而該物品的唯一與預期的用途即是完成專利。

在此基礎上，最高法庭判定耗盡原則在程序權利項的作用是與其他權利項一樣的，因此，當一個包括程序權利項的產品販售了，對於該程序權利項的專利權即耗盡。(除了Univis 案例外，另參考Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 US 436, 446, 457 (1940).)

拆文解字

這個案子繼續肯定了專利權耗盡原則，而也同時保障了下游購主，因為像LGE或Intel這類上游廠商，在販賣了其專利產品後，還繼續向下游購主收取可能的授權費，或是威脅侵犯專利權。這違反了基本的原則”當產品是合法的製造與購買後，專利權主將不能限制其使用權。而此案的最大贏家是Intel，因為他們從LGE取得優惠的授權費，也爭取了Quanta下游商使用其晶片的費用。最重要的是，他不需要像LGE與Quanta打官司直奔美國最高法庭，省了百萬美金律師費用以及訴訟中所造成生產線的麻煩。值得學習。

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