專利局之權限

四月 3, 2008

(原告) GSK v. (被告) 專利局

判決時間: 4/1/2008

官司摘要:
此案針對的是專利局於去年8月21日所公佈的「改變繼續審核做法、不分明專利權之申請書及審查專利權限最後規定」（之後以規定簡稱）的無效陳情。 該規定的內容包括更改專利申請人能夠申請的權利主張的數目，需要對專利局提出的證據內容、項目等。

分析摘要:
地區法庭認為專利審查是由專利法所規範，而發明人皆依循其規定，遞交專利說明書。說明書內容包括敘述部份，其敘述部份還包括了權利主張（至少一個）來對發明人的發明做個法定上的保護範圍陳述。而專利審查員將依照專利法訂的審查標準對專利說明書做評估。在審查過程中，審查員可能會對其權利主張提出拒絕的理由，若在經過審查交涉後，審查員可能會提出最後拒絕的理由，之後發明人可提出重新審查的請求（無次數限制），繼續與審查員交涉。若最後有權力主張符合了其專利法標準，專利局即頒發專利予發明人，享有從申請日起20年對其專利權利的保護 。而在專利公告之前，發明人還可依據最初的申請書為優先申請日，申請後續的申請書。

而這次專利局在8/21日所公告的規定，在為了使得審查過程更有效率，減少後續的申請書等其他因素下，專利局除了其他規定外，最主要地限制一個發明人可以提出重新審查的請求的次數，並限制權利主張的數目，還限制了後續申請書的次數，並且提高發明人對其他規定所必須遞交的文件審核標準。

地區法庭認為，專利法第二條(b)(2) (35 USC 2(b)(2))中說明了專利局的權限。專利局的職務包括”列訂與專利法不相抵觸之規定”。其規定包括是用於規範代理人之行為，以及設定對審理說明書合理地限期與標準。也因為如此，專利局認為8/21日的規定是符合其職務內合法批准的規定，因為其內容符合了”設定對審理說明書合理地限期與標準”的權限，沒有實質或程序之分，即使有區分，這些規定皆是程序上的規定。

然而，地區法庭不同意專利局的論說，因為最高法庭對專利法第二條(b)(2)解釋明確地說明專利局無權對專利法做出實質上的解釋，而這些規定也並非純粹是程序上的規定也並非是牽連到實質後果的程序規定。而是實質上改變了現有法律並更改申請人的權益的規定。比方說，該8/21的規定限定了申請人有權申請兩個後續說明書、一個重新審查的請求及25個權利主張項（5個是獨立項）權利。但現有的專利法並未有所數目上與權益上的限制。並且，該規定也將說明書的審核負擔從審核員身上轉移到申請人身上。從此可見，專利局以具體地改變了現有專利法所賦予申請人的權利，因此該規定是無效的。

後續

專利局於5月7日向巡迴法庭對美維吉尼亞州聯邦法庭於四月1日的判決提出

拆文解字

從從事專利說明書撰寫一職的角度來看，專利局所推行之規定大大地增加了我們對客戶的不同風險與專利權策略的建議範圍，並且加深我們對每個新規定的步驟工作考慮範圍，照理說，以一個專利律師偏心的角度而言，這是件好事，因為取得專利一職，難度加高了，律師們得到的合理報酬，也會水漲船高地上揚。 而專利經常被視為一項投資，若取得專利的成本增加了，發明人或企業適量地減少專利申請數字，而這也就達到專利局當初推行此規定的目的。 專利局也希望從量少來進而提高專利品質；畢竟專利書並非只是份簡單的公文，被批准的專利的好壞，皆在於其中的權利要求部份的用詞妥當程度。好的專利，在精準中帶模糊，達到不侵前人之專利，但卻涵蓋來者之發明的境界，再加上能面對訴訟的嚴格拆骨檢視，使得發明人或授權公司在專利權期20年中得到最高的商業報酬。可是專利申請數量並非只包括美國本身所直接申請的專利，從國外所申請的美國專利亦是相當驚人。

但對發明人，不管是家喻戶曉的世界知名廠商，或是小本生意，還是發明個體戶，這次規定嚴重地增加了他們的新穎概念可得到商業報酬的關卡，甚至加重金錢枷鎖，使得發明個體戶在無法承擔龐大的費用下，必須尋求發明開發公司協助，但也因此失去享有專利權的機會。尤其是該規定中限制了每個說明書可包括的權利項，若超過25項，必須提出額外說明等，而這說明對事後可能在司法程序上的影響，該規定亦未交代清楚，讓發明人左右為難。

可惜這次專利局所推行的規定過於強烈，異於常態的影響發明人原有的權利，因此在從公開到預計執行生效的短短2個月中，專利團體的反應激烈，互相討論其看法與對策。 但整體來說，巡迴法庭這次可能將對規定中條條分析與審核其有效性，並非全盤接受，也不全盤否決專利局的努力，也許會透露給專利局可行的方向等。 將拭目以待了。

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